最高裁判所第一小法廷 昭和５３年（行ツ）１０１号 判決 1980年12月18日
上告人
特許庁長官
島田春樹
右指定代理人
柳川俊一
外一〇名
被上告人
吉田茂夫
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人蓑田速夫、同渡邊剛男、同岩渕正紀、同遠藤きみ、同古川悌二、同松家健一、同田村光治、同佐竹敏睦、同佐藤正、同歌門章二、同大矢富男の上告理由について
本件につき適用がある旧特許法（大正一〇年法律第九六号）のもとにおいては隅「二以上ノ発明ヲ包含スル特許出願ヲ二以上ノ出願ト為ス」ことができ（旧特許法九条一項）、「二以上ノ発明ヲ包含スル特許出願ヲ二以上ノ出願ト為サムトスル者ハ其ノ一発明ニ付テハ出願ヲ訂正シ同時ニ他ノ各発明ニ付新ナル出願ヲ為スヘシ」（旧特許法施行規則四四条一項）と定められていて、特許出願人は、二以上の発明を包含するもとの出願につきその一部を分割して一又は二以上の新たな出願とすることができたものであるが、右の二以上の発明を包含する特許出願にあたるかどうかについては、これをもつぱら願書に添付された明細書中の特許請求の範囲における記載に限定して決すべきものか、それ以外の発明の詳細なる説明ないし願書添付図面の記載内容をも含めて決すべきものかについては、右の法文上からは明らかでない。しかしながら、特許制度の趣旨が、産業政策上の見地から、自己の工業上の発明を特許出願の方法で公開することにより社会における工業技術の豊富化に寄与した発明者に対し、公開の代償として、第三者との間の利害の適正な調和をはかりつつ発明を一定期間独占的、排他的に実施する権利を付与してこれを保護しようとするにあり、また、前記分割出願の制度を設けた趣旨が、特許法のとる一発明一出願主義のもとにおいて、一出願により二以上の発明につき特許出願をした出願人に対し、右出願を分割するという方法により各発明につきそれぞれの出願の時に遡つて出願されたものと看做して特許を受けさせる途を開いた点にあることにかんがみ、かつ、他に異別の解釈を施すことを余儀なくさせるような特段の規定もみあたらないことを考慮するときは、もとの出願から分割して新たな出願とすることができる発明は、もとの出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載されたものに限られず、その要旨とする技術的事項のすべてがその発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に記載されているならば、右明細書の発明の詳細なる説明ないし右願書に添付した図面に記載されているものであつても差し支えない、と解するのが相当である。
次に、旧特許法のもとにおける右の分割出願が許される時期について考えるのに、同法はかかる出願をすることができる終期についてなんらの規定を設けていない。しかしながら、前記のように、特許出願により自己の発明内容を公開した出願人に対しては、第三者に対して不当に不測の損害を与えるおそれのない限り、できるだけこれらの発明について特許権を取得する機会を与えようとするのが、特許制度及び分割出願制度に一貫する制度の趣旨であるから、この趣旨に徴するときは、法律上特許出願につき出願公告の決定がある以前、あるいは願書に添付した明細書又は図面について補正することができる時又は期間内等に限つて分割出願をすることができるとの特段の定めがあれば格別、前記のようにこれがない旧特許法のもとにおいては、分割出願は、もとの出願について査定又は審決が確定するまでこれをすることができると解するのが相当であり、このように解しても、第三者に対し不当に不測の損害を与えるおそれがあるとは考えられないし、また、このように解するのが、我が国において批准している工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約四条G項の趣旨にもよく合致するものである。もつとも、前記のように、旧特許法施行規則四四条一項は、分割出願は、一発明について出願を訂正すると同時に、他の各発明について新たな出願をすることによつてしなければならないと定めているから、分割出願にあたつては、もとの出願の願書に添付した明細書又は図面の訂正をしなければならないところ、同規則一一条四項、旧特許法七五条五項によれば、明細書又は図面の訂正又は補充は、出願につき出願公告の決定があつた後においては、特許異議の申立の結果必要が生じて審査官から訂正を命じられたときでなければすることができないとされており、これによれば、もとの出願につき出願公告の決定があつた後は、明細書又は図面の訂正を必然的に伴う分割出願は手続上不可能であるかのような観がないではない。しかしながら、このような結果は、分割出願制度の趣旨が前記のとおりのものであるとする以上、到底容認することができないものであるから、単に分割出願の体裁を整えるために必要な明細書叉は図面の訂正は、右旧特許法施行規則一一条四項の規定にかかわらず、これをすることができるものと解するのが相当である。それ故、出願公告の決定があつた後の分割出願であるとの一事によりこれが不適法であるとすることはできない。
そうすると、本件審決のように、被上告人のした原判決判示の本願発明を目的とする分割出願が、もとの出願である原判決判示の原出願につき出願公告決定があつた後に、原出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載されず、発明の詳細なる説明に記載されていた発明を目的としてするものであつたことを理由に、これを不適法な分割出願であるとしてその出願日の遡及を認めることができないとすることはできず、これと同趣旨の見解のもとに本件審決を違法であるとした原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することが出来ない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
（本山亨 団藤重光 藤崎萬里 中村治朗 谷口正孝）
上告代理人蓑田速夫、同渡邊剛男、同岩渕正紀、同遠藤きみ、同古川悌二、同松家健一、同田村光治、同佐竹敏睦、同佐藤正、同歌門章二、同大矢富男の上告理由
原判決には、旧特許法（大正一〇年法律第九六号、以下単に「旧法」という。）九条一項に規定する特許出願の分割（以下「分割出願」という。）の対象となる発明の意義及び同規定に基づき分割出願をなし得る時期について、同法の解釈を誤つた違法があり、その違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。第一 分割出願の対象となる発明の意義について
原判決は、まず旧法九条一項の分割出願の対象となる発明の意義について、「旧特許法九条一項には『二以上ノ発明ヲ包含スル特許出願ヲ二以上ノ出願ト為シタルトキハ』と規定されているだけであつて、その発明がもとの出願の特許請求の範囲に記載されているものに限定する規定はないし、また公告決定の前後によつて取扱を異にすべき定めもない。」との理由で、「分割出願はもとの出願の特許請求の範囲に記載されている発明についてだけ許されるのではなくて、発明の詳細な説明または図面に記載されている発明についても許されるのであつて、このことは出願公告決定の前後を通じて変らないと解するのが相当である。」とし、本件審決が当初の出願の明細書の発明の詳細な説明に記載されている発明について出願分割を認めなかつたのは違法であるとした。
しかしながら、旧法九条一項における発明とは、以下に述べるとおり、当該特許出願の願書に添付された明細書（旧法施行規則（大正一〇年農商務省令三三号、以下「旧規則」という。）三七条一項）の「特許請求ノ範囲」（旧規則三八条一項五号）に記載された発明を指し、明細書の「発明ノ詳細ナル説明」（旧規則三八条一項三号）又は願書に添付された「図面」（旧規則三七条一項）にのみ記載された発明は含まないと解されるのであつて、発明の詳細な説明又は図面にのみ記載された発明であつても、分割出願の対象となると判示した原判決は、旧法九条一項にいう発明の意義について、同条項の解釈を誤つたものである。
一、特許出願とは、特定の発明について特許を受けようとする者が特許庁長官に対し特許の付与を請求する行為であり、それによつて特許出願後の諸手続すなわち出願の審査（旧法七〇条）、出願公告（旧法七三条）、特許の付与（旧法七七条）、審判（旧法八四条以下）等のそれぞれの対象が決定されるとともに、その出願者が「最先ノ出願者」であるときは、出願の対象となつた特定の発明については、その者に限つて特許することとされ（旧法八条本文）、また右発明について出願公告があつたときは、その出願に係る特定の発明について出願公告のときから特許権の効力が生じたものとみなされ（旧法七三条三項）、更に特許の付与及び特許原簿にその設定登録がされたときは、出願者はその出願及び特許に係る特定の発明について確定的な特許権、すなわち、独占的に業として右特許に係る発明の実施をする権利を取得するとされる（旧特許法三四条、三五条一項）。したがつて、出願に係る特定の発明は、特許審査等の範囲及び特許権等、法が出願者に認める権利の外延を画する重要な機能を有するのであり、出願の当初から右の発明は明確に特定されていなければならない。出願に係る発明が特定されないときは、特許審査等の範囲が不明確となるだけでなく、他日特許権が発生した場合にその権利の及ぶ範囲を認識することが困難となり、その権利によつて制約を被る第三者に不測の損害を生じさせ、権利者と第三者間に無用の紛争を引き起す恐れがある。特許出願の方式について定めた旧規則三七条及び三八条が、特許出願の願書に添付された明細書に「発明ノ詳細ナル説明」とは別に「特許請求ノ範囲」の記載を要求し（旧規則三八条一項五号）、「特許請求ノ範囲ニハ発明ノ構成ニ欠クヘカラサル事項ノミヲ一項ニ記載スへ」きことと定めていたのは（旧規則三八条四項本文）、この特許請求の範囲の記載によつて出願等に係る発明を特定しようとする趣旨によるものであることが明らかである。（ちなみに、現行特許法七〇条は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない。」と規定し、特許請求の範囲の記載によつて発明が特定されるべきことを一層明確に定めている。）
したがつて、出願に係る発明とは、特許請求の範囲に記載されている発明のみを指すものであり、「発明ノ詳細ナル説明」及び「図面」にのみ記載された発明は含まないと解されるのであつて、このことは、「発明ノ詳細ナル説明」の記載事項について、旧規則三八条三項が「発明ノ詳細ナル説明ニハ其ノ発明ノ属スル技術分野ニ於テ通常ノ技術的知識ヲ有スル者力其ノ発明ヲ正確ニ理解シ且ツ容易ニ実施スルコトヲ得ヘキ程度ニ其ノ発明ノ構成、作用、効果及実施ノ態様ヲ記載シ併セテ特許請求ノ範囲ノ記載事項ノ意義ヲ明確ニスルヲ要ス」と規定し、「特許請求ノ範囲」についてのように発明の特定に必要な「発明ノ構成ニ欠クヘカラサル事項」（同条五項）の記載を要求していないことからも明らかである。この点について東京高等裁判所昭和三七年一二月一八日判決・行裁例集一三巻一二号二三〇九ページは、「もともと、発明の構成必須要件は、明細書の特許請求の範囲の項の記載にもとづいて定むべきであることは、本件に適用されるべき旧特許法施行規則（大正一〇年農商務省令第三三号）第三八条第五項に「特許請求ノ範囲ニハ発明ノ構成ニ欠クヘカラサル事項ノミヲ一項ニ記載スヘシ」と規定されていることからも明らかであり、ただ、特許請求の範囲の項に記載されたところが不明確で発明の要旨を把握し難い場合はともかく、特許請求の範囲の項に少しも記載されていない事項を明細書の発明の詳細なる説明の項の記載等によつて発明の要旨に付加することは許されない。」と判示し、右の理を認めている。
二、以上述べたように、「出願に係る発明」とは、特許請求の範囲に記載されている発明のみを指すものであり、「発明ノ詳細ナル説明」及び「図面」のみに記載された発明を含まないのであるが、この概念が特許手続全般を通じての基礎的、中心的概念であることからすれば、その内容は特段の事情のない限り、右手続を通じて統一的に把握されるべきであり、たやすくその概念内容を二、三にすべきものではないといわなければならない。そして分割出願の場合における「発明」（旧法九条一項）については、これを別異に解すべき格段の理由は存しないから、右の「出願に係る発明」と同一の意義に解するのが相当である。したがつて、旧法九条一項にいう「二以上ノ発明ヲ包含スル特許出願」とは、当初の特許出願（以下「原願」という。）の願書に添付された明細書の「特許請求ノ範囲」に二以上の発明が記載されている特許出願のことであり（注一）、「発明ノ詳細ナル説明」及び「図面」のみに記載されている発明は分割出願の対象とはならないと解すべきである。
三、原判決は、旧法九条一項の分割出願の制度は、「一発明一出願の原則に反する出願および牽連の要件に違背する出願が拒絶されるのを救済するためのものと限定的に解すべきではなくて、当初特許を請求してはいないが、明細書の発明の詳細な説明または図面に開示された発明について後日特許を請求する便宜を与えるための出願人の権利をも定めたものと解すべきである。」として、発明の詳細な説明または図面にのみ記載されている発明も分割出願の対象となると判示するが、分割出願制度は、一発明一出願の原則（旧法七条）に違反して特許請求の範囲に二以上の発明が記載された場合に、出願者を救済するために設けられた制度であり、それ以上に出願者が特許請求の範囲に記載しなかつた発明についてまでも出願者の救済を図ることを予定した制度ではない。
すなわち、一発明一出願の原則に違反する出願をした出願者は、その出願が違法とされて拒絶され、本来ならば出願時に認められるはずであつた特許法上の優先権（旧法八条本文）までも失うことになるのであるが、分割出願の制度は、出願者が右のような不利益を受けるのを救済するため、出願者において原出願を分割し、一つの発明を除くそれ以外の発明を原願から除外して、新たな出願とすること（旧規則四四条一項）を許容するとともに、新たな出願は原願の出願の時においてこれをしたものとみなして、新出願について出願日の遡及を認める制度であつて（旧法九（注二）条一項（注三））、一発明一出願の原則に違反する出願の存在を前提としてその救済を図ろうとするものであるから、右原則に違反しない出願までも分割出願の対象とすることを予定していないことが明らかである。そして、本件のように、特許請求の範囲に甲発明のみが記載され、発明の詳細な説明中に乙発明が記載されているという場合は、一発明一出願の原則に違反するものではないから、乙発明は分割出願の対象となる発明ではないというべきである。
また、原判決は、「当初特許を請求してはいないが、明細書の発明の詳細な説明または図面に開示された発明について後日特許を請求する便宜を与えるため」にも分割出願制度が存在するとするが、右のような発明について救済する制度としては分割出願の制度とは別に出願の訂正又は補充の制度（旧規則一一条、一二条等、なお現行特許法一七条参照）が設けられ、出願の訂正又は補充の方法により請求の範囲を訂正補充をすることが認められているから、これにより、特許請求の範囲には記載されてはいないが発明の詳細な説明又は図面に開示された発明についても、第二の一で後述するとおり出願公告の決定があるまでは、これを特許請求の範囲に組み入れる方法が保障されているのであつて、原判決の判示するように分割出願の制度を拡張してこれを救済しなければならない実質的理由はないというべきである。（なお、発明の詳細な説明にのみ記載されていた発明について分割出願をするためには、出願公告の決定前に、いつたん、明細書の補正手続を経由して右発明を特許請求の範囲内に組み入れた上で分割出願の手続をとるという方法によるべきところ、（分割出願をする際には、更に、前述のように、明細書の再度の補正手続が必要となる。）特許実務の上においては、発明の詳細な説明にのみ記載されている発明について直接分割出願の手続をとつてきてもこれを許す取扱いが行われて来たが、これは便宜上最初の特許出願の明細書の補正手続部分を省略する簡易な中間省略の手続を認めていただけのことであつて、発明の詳細な説明にのみ記載されていた発明であつても分割出願の対象となると解していたものではない。）
（注一） ヨーロッパ主要国及びカナダの特許法は、いずれも、分割出願は最初の出願の特許請求の範囲内においてのみ許される旨の規定を置いている（例えば、カナダの特許法は、その三八条二項において「願書に二以上の発明を記載し且つそれについて特許を請求している場合、出願人は、局長の指令に基づいて、その特許請求範囲を一発明のみに限ることができ、且つその他の特許請求範囲に明らかにされている一又は二以上の発明は、それが原出願に対する特許状の発行前に提出されたときは、一又は二以上の分割出願の内容とすることができる。」と規定している。）。
（注二） 大審院昭和八年七月二七日判決・昭和三三年三月三一日特許庁発行審決公報号外第一一号掲載番号4―59は、分割出願制度の趣旨について「特許法第九条第一項ニ於テ『二以上ノ発明ヲ包含スル特許出願ヲ二以上ノ出願ト為シタルトキハ各出願ハ最初出願ノ時ニ於テ之ヲ為シタルモノト看做ス』ト規定セルハ出願手続不備ノ為メ特許ヲ受クルノ権利ニ影響ラ及ホシ為メニ発明者ニ不利益ヲ及ホスコト無カラシメントスルモノニ外ナラ」ずと判示している。
（注三） 現行特許法もその四四条において旧法九条一項と同趣旨の規定を置いている。なおいわゆるパリ条約（千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで、及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約、昭和五〇年条約第二号）四条G参照。
第二 分割出願をなし得る時期について
原判決は、原出願の出願公告決定後の分割出願について明文の規定がないのにこれを制限的に解すべき理由がないとして、出願公告決定後においても分割出願をなし得ると判示するが、以下に述べるとおり、旧法九条一項の分割出願をなし得る時期は、特許出願人が願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間内に限られると解されるから、原判決の右判示は分割出願に関する法規の解釈を誤つたものである。
一、すなわち、分割出願は、前述のとおり、原出願の願書に添付された明細書の特許請求の範囲に記載された二以上の発明の一部を原出願の特許請求の範囲から除外し、これを別の新たな出願の対象とするものであるが、その手続について、旧規則四四条一項は、「二以上ノ発明ヲ包含スル特許出願ヲ二以上ノ出願ト為サムトスル者ハ其ノ一発明ニ付テハ出願ヲ訂正シ同時ニ他ノ各発明ニ付新ナル出願ヲ為スベシ」と定め、原出願の訂正を必要的なものと定めていた。そして出願の訂正をなし得る時期について、旧規則一一条四項は「出願公告ノ決定アリタル後ニ於テハ出願人ハ特許法第七十五条第五項ノ命令ニ依ル場合ヲ除クノ外出願ニ関スル書類、雛形又ハ見本ヲ訂正シ又ハ補充スルコトヲ得ス」と定め、特許異議申立の結果審査官により発せられる特許発明の明細書又は図面の訂正命令（旧法七五条五項）による場合を除き、出願公告の決定後における出願の訂正又は補充を許さないものとしていた。したがつて分割出願を行い得る時期については、前記旧規則の各規定を総合すれば、明細書等の補正ができる時又は期間内に限られるとするのが分割出願の時期に関する旧特許法令の法意であつたと解される。（特許実務においては旧法時代からそのように運用されてきており、現行特許法四四条も、分割出願の許される時期について「特許出願人は願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」と定め、同様な趣旨の規定を置いている。）
二、右のように、明細書等の補正の時期及び出願分割の時期が出願公告決定前に限定されるのは、出願公告の時から特許権の効力が生じたものとみなされ、出願者において業としてその発明の実施をする権利を専有することになる（旧法七三条三項）ところから、一面において右特許権によつて制約を受ける第三者の利益を不当に害しないようにするためであり、他面において特許手続がいたずらに遅延するのを防止する配慮に出たものと理解される。
先ず、出願公告決定前においては、直接第三者との関係を生じないから、出願者の利益のみを配慮すればよく、したがつて出願の補正も広く認めて差し支えないが、出願公告後においては、出願に係る発明について出願者が取得した仮保護権によつて第三者は直接拘束を受けることになるから、右仮保護権の範囲は明確でなければならず、また出願の補正及び分割出願をするか否かの選択権を出願者に保留することは第三者の地位を浮動状態に置くこととなつて好ましいことではない。すなわち、明細書における発明の詳細な説明はあくまでも特許請求の範囲に記載された出願の対象となつている発明についての説明であり、発明の詳細な説明中に含まれる発明についての説明ではないから、発明の詳細な説明の記載中にいかなる発明が含まれているかということは、第三者が特許公報を見ただけでたやすく正確に把握し得るという性質のものではなく、そのようなものについてまで出願者に分割出願をするか否かの選択権を与えることになれば、将来分割出願がされたときに当該特許権を侵害するとされる可能性のありそうな発明については、関連事業者は長期間に亘つてその実施を差し控えざるを得ない立場に追い込まれることとなる。そして、このように将来分割出願の可能性のある発明について、第三者が資本を投下して実施することは事実上困難であるから、出願者がそのような発明についてまで、特許権を取得したのと実質的に同様な利益を得るという事態も生じ得ることとなり、第三者の利益が不当に損なわれるおそれがある。
また出願公告後の分割出願を認めると、出願者は意図的に関連技術のうち末端技術についてのみ、先ず特許出願をし、それが出願公告されて権利を確保した後、技術事項の主要部分について分割出願を繰返すことによつて、分割出願の特許権の発効の時期を原願の公告の時から当該分割出願の公告の時まで大幅に繰り下げ、特許権の存続期間の終期も同様に繰り下げることが可能となる。その結果、出願者に、原願において出願者が開示した技術事項について、第三者の実施を妨げる期間を事実上延長することを可能にさせるとともに、分割出願の繰返しによつて特許手続がいたずらに遅延することとなる。
したがつて、出願公告の前後を問わず、分割出願を認めるべきであるとする原判決は、特許出願人を不当かつ過大に保護し、それが第三者に与える不利益や損害、出願手続に及ぼす影響等を全く無視するものであり、到底正当とは解されない。
以上のとおり原判決は、旧法九条一項にいう「二以上ノ発明」の意義及び同規定に基づき分割出願をなし得る時期について、同法の解釈を誤つたものというべきであり、その違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決はこの点において破棄を免れない。